Kategorie: Markenrecht

Haftung für Werbung mit fremder Marke nach Lizenzablauf

Die Werbung mit einer fremden Marke ist gestattet, solange hierzu eine Nutzungsberechtigung (Lizenz) des Markeninhabers bzw. des Inhabers der ausschließlichen Nutzungsrechte vorliegt. Mit Ablauf der Lizenz muss der Werbende sämtliche Werbung mit der fremden Marke unterlassen bzw. entfernen. Probleme hierbei können vor allem im Internet entstehen,  wenn der Portalbetreiber, auf dessen Onlineportal die Markenanzeigen geschaltet wurden, nicht reagiert, oder wenn die Markenanzeigen vom Werbenden überhaupt nicht in Auftrag gegeben wurden, was insbesondere bei vielen Online-Branchenbüchern der Fall ist.

Fachanwalt IT-Recht Leipzig

Rechtsanwalt Jan Marschner

Mit Urteil vom 3.03.2016 – Az C-179/15 hat der EuGH Klarheit darüber geschafft, inwieweit der Markeninhaber vom ehemals berechtigten Werbenden die Werbung untersagen lassen kann, obwohl die Werbung weder von dem Werbenden oder in seinem Namen platziert worden ist bzw. obwohl dieser vergeblich alles von ihm Erwartbare unternommen hat, um ihre Löschung zu erreichen.

 

Ausgangsfall: Daimler AG gegen ehemals autorisierte Daimler-Werkstatt

Der Vorlage an den EuGH lag ein Rechtsstreit zu Grunde, der sich in Ungarn zwischen der Daimler AG und einer ehemals autorisierte Daimler-Werkstatt abspielte. Diese ehemals autorisierte Daimler-Werkstatt war früher nach dem Kundendienstvertrag mit der Daimler AG berechtigt, die Marke „Mercedes Benz“ zu benutzen und sich in ihren eigenen Anzeigen als „autorisierte Mercedes-Benz-Werkstatt“ zu bezeichnen. Zum Ablauf des Kundendienstvertrags versuchte die Werkstatt jede Anzeige im Internet, in der sie als „autorisierte Mercedes-Benz-Werkstatt“ beworben wurde, zu löschen. Hierdurch sollte vermieden werden, dass das Publikum annehmen könnte, dass sie weiterhin eine Vertragsbeziehung mit der Daimler AG unterhalte. Trotz der ergriffenen Maßnahmen wurden Anzeigen, die eine solche Bezugnahme enthielten, weiterhin im Internet verbreitet und von Suchmaschinen erfasst.

Die Daimler AG beantragte beim Hauptstädtischen Gerichtshof in Ungarn die Beseitigung der Anzeigen und die Verpflichtung zur Unterlassung erneuter Verstöße gegen die Rechte aus der Marke.

 

Vorlage an den EuGH

Das Hauptstädtische Gerichtshof in Ungarn hat dem EuGH die Frage vorgelegt,

„ob Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und b der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass ein Dritter, der in einer auf einer Website veröffentlichten Anzeige genannt ist, die ein Zeichen enthält, das mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist, so dass der Eindruck einer Geschäftsbeziehung zwischen ihm und dem Markeninhaber besteht, eine Benutzung dieses Zeichens vornimmt, die vom Inhaber nach dieser Bestimmung verboten werden kann, selbst wenn die Anzeige weder von diesem Dritten oder in seinem Namen platziert worden ist oder wenn dieser vergeblich alles von ihm Erwartbare unternommen hat, um ihre Löschung zu erreichen.“

 

Löschungsaufforderung ausreichend

Nach der Auffassung des EuGH kann der Inhaber einer Marke keine Rechte auf Unterlassung bzw. Beseitigung gegen Werbenden durchsetzen, wenn die Anzeige von dem Werbenden selbst oder in seinem Namen mit Zustimmung des Markeninhabers platziert worden ist, wenn dieser Werbende den Betreiber der Website, bei dem er die Anzeige in Auftrag gegeben hatte, ausdrücklich aufgefordert hat, die Anzeige oder die in ihr enthaltene Nennung der Marke zu löschen.

 

Nicht veranlasste Markenanzeigen

Hat der Werbende die Markenanzeige nicht in Auftrag gegeben, sei der Werbende nach der Auffassung des EuGH nicht einmal verpflichtet, den Betreiber der Website, bei dem die Anzeige abgebildet wird, zur Löschung aufzufordern.

 

Rückerstattung von wirtschaftlichen Vorteilen

Letztlich hat der EuGH jedoch auch auf Folgendes hingewiesen: Durch seine Entscheidung sei nicht ausgeschlossen, dass der Markeninhaber gegenüber dem Werbenden nach nationalen Recht die Rückerstattung von wirtschaftlichen Vorteilen verlangen kann, die dieser durch das Fortbestehen der Markenanzeige erfährt. Inwieweit diese Ansprüche umsetzbar sind, insbesondere die Frage, wer für das Vorliegen der wirtschaftlichen Vorteile die Darlegungs- und Beweislast trägt, werden die nationalen Gerichte sicherlich bald zu klären haben.

Referent an der Deutschen Presseakademie im Markenrecht

Markenrecht Markenregistrierung

Rechtsanwalt Jan Marschner

Im kommenden Jahr ist Rechtsanwalt Marschner zusätzlich als Referent an der Deutschen Presseakademie tätig. Er wird im Modul „Markenregistrierung“ unterrichten. Dieses Modul ist Bestandteil der Kurse „Markenführung und Recht“ sowie „Spezialist für Markenmanagement“ ist und wird von der Deutschen Presseakademie als Online-Studium angeboten.

Im Rahmen dieser Referententätigkeit kann Rechtsanwalt Marschner seine umfassenden Erfahrungen im Markenrecht einbringen, zumal er auf eine Vielzahl von Markenanmeldungen beim Deutschen Patent- und Marken (DPMA), beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) sowie auf internationale Registrierungen bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) zurückblicken kann.

Keine Beeinträchtigung der Wertschätzung der Bekleidungsmarke „MUSTANG“ durch Markenanmeldung „Mustang“ für Tabakwaren

Die Mustang – Bekleidungswerke GmbH & Co. KG, die Inhaberin der in der Bekleidungsbranche bekannten Marke MUSTANG ist, unterliegt auch beim Gericht der Europäischen Union (EuG) und konnte somit nicht die Eintragung der Gemeinschaftsbildmarke, die aus dem Wort Mustang sowie einem darüber galoppierenden Pferd besteht und für Tabakwaren und Zubehör angemeldet wurde, verhindern. Der EuG entschied mit Urteil vom 18.11.2015, Az. T-606/13, dass keine Gefahr der Beeinträchtigung der Wertschätzung der älteren Marke MUSTANG bestehe.

 

Sachverhalt

Am 3. Juli 2007 meldete die Dubek Ltd beim HABM die nachfolgend abgebildete Gemeinschaftsmarke

Markenanmeldung Mustang

für die Waren „Zigaretten, roher und verarbeiteter Tabak, Raucherzubehör, Feuerzeuge und Streichhölzer; alle vorstehend genannten Waren, soweit sie in Klasse 34 enthalten sind“ an.

Die Mustang – Bekleidungswerke GmbH & Co. KG (im Folgenden: Klägerin) erhob gegen die Eintragung der anmeldeten Marke am 17.03.2008 Widerspruch und stützte diesen auf folgende ältere Marken:

  • Wortmarke DE 722702„MUSTANG“, eingetragen am 2.03.1959 für „Bekleidungsstücke (ausgenommen gewirkte und gestrickte)“ der Klasse 25 sowie
  • Bildmarke DE 2009149, eingetragen am 10.02.1992 für „Brillen, Sonnenbrillen“ der Klasse 9, „Juwelierwaren, Schmuckwaren, Uhren“ der Klasse 14, „Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich Taschen und Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen und Schlüsseltaschen; Handtaschen, Einkaufsbeutel und Reisenecessaires“ der Klasse 18 und „Bekleidungsstücke, auch aus Leder, Sportbekleidungsstücke, Anoraks, Hosen, Jeans, Jacken, Pullover, Hemden, T‑Shirts, Schals, Mützen, Krawatten, Schuhe; Gürtel für Bekleidungsstücke“ der Klasse 25:

Nationale Wortmarke Mustang

Der Widerspruch wurde darauf gestützt, dass die beiden älteren Marken der Klägerin bekannt seien und durch die Benutzung der angemeldeten Marke die Gefahr bestehe, dass die Wertschätzung der älteren Marken beeinträchtigt wird (Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009).

Die Widerspruchsabteilung wies den Widerspruch mit der Begründung zurück, dass die Klägerin keine Tatsachen oder Nachweise beigebracht habe, die die Schlussfolgerung stützen könnten, wonach die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der älteren Marken in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen könnte.

Die hiergegen eingelegte Beschwerde wurde von der Beschwerdekammer des HABM mit der Begründung zurückgewiesen, es sei kein Nachweis dafür erbracht worden, dass das negative Image der Tabakindustrie die Wertschätzung für die Bekleidungsstücke schmälern könne, die die Klägerin unter ihrer älteren Marke verkaufe.

Die Klägerin beantragte, die Entscheidung der Beschwerdekammer aufzuheben und die Kosten dem HABM aufzulegen.

 

Entscheidung des EuG

Der EuG wies die Klage ab.

 

Unzulässigkeit der erstmals vor dem EuG vorgelegten Nachweise

Die Klägerin legte erstmalig im Klageverfahren Nachweise vor, mit denen die Benutzung von Zigarettenmarken, deren Wechselwirkung mit dem Bekleidungsbereich und die Wahrnehmung des Rauchens durch Jugendliche und junge Erwachsene belegt werden sollten.

Diese Nachweise wies der EuG zurück und führte hierzu aus, dass Tatsachen, die die Beteiligten nicht vor den Stellen des HABM vorgetragen haben, nicht mehr im Stadium der Klage beim Gericht vorgetragen werden können. Dies sei nur dann möglich, wenn es sich um Tatsachen handelt, die die Dienststellen des HABM nach Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 von Amts wegen hätten ermitteln müssen.

 

Bekanntheit der älteren Marke MUSTANG

Der EuG bestätigte die Auffassung der Beschwerdekammer, dass aus den vorgelegten Unterlagen für diese Marke über einen Zeitraum von 17 Jahren ein kontinuierlicher Bekanntheitsgrad von mehr als 80 % hervorgeht. Die Wortmarke MUSTANG genieße daher  bei den maßgeblichen deutschen Verkehrskreisen einen hohen Bekanntheitsgrad.

Der von der Klägerin geltend gemachte überragende Bekanntheitsgrad konnte der EuG ebenso wenig wie die Beschwerdekammer feststellen. Der Prozentsatz von 80% reiche nicht aus, um diese außergewöhnliche Bekanntheit der betreffenden Marke zu belegen, da in den vorgelegten Unterlagen die Methode zur Erhebung und Auswertung der in Rede stehenden Daten nicht hinreichend erläutert worden wäre.

 

Ähnlichkeit der in Rede stehenden Zeichen

Entgegen der Auffassung der Klägerin sei die Ähnlichkeit der in Rede stehenden Zeichen nur überdurchschnittlich und nicht hochgradig bekannt. Zwar die Anmeldemarke und die ältere Wortmarke klanglich und begrifflich identisch. Die bildliche Ähnlichkeit sei jedoch insgesamt nur durchschnittlich. Das Wort „mustang“ der Anmeldemarke sei mit der älteren Wortmarke identisch und es überwiege gegenüber der Darstellung eines galoppierenden Pferdes und den anderen Bestandteilen der Anmeldemarke, nämlich den unterschiedlichen Farben, der schwarzen Umrandung, dem Emblem mit dem Großbuchstaben „T“ und den Worten „20 class a filter cigarettes“, ohne dass diese Bestandteile deswegen unbeachtlich würden. Die Anmeldemarke unterscheide sich allerdings aufgrund der Darstellung eines Pferdes und der anderen genannten Elemente von der älteren Wortmarke.

In Anbetracht der durchschnittlichen bildlichen Ähnlichkeit infolge der Unterschiede beim bildlichen Gesamteindruck sowie der klanglichen und der begrifflichen Identität der in Rede stehenden Marken könne insgesamt nur von einer überdurchschnittlichen Zeichenähnlichkeit ausgegangen werden.

 

Verknüpfung zwischen den in Rede stehenden Marken

Trotz der Ähnlichkeiten zwischen den betreffenden Marken und der hohen Bekanntheit der älteren Wortmarke könne infolge der unterschiedlichen Art der von den betreffenden Marken beanspruchten Waren und ihrer fehlenden Nähe zueinander nicht davon ausgegangen werden, dass die maßgeblichen Verkehrskreise eine gedankliche Verknüpfung zwischen diesen Marken herstellen werden. Die von den betreffenden Marken beanspruchten Waren seien einander so unähnlich, dass die Anmeldemarke nicht geeignet ist, den maßgeblichen Verkehrskreisen die ältere Marke in Erinnerung zu rufen.

 

Gefahr der Beeinträchtigung

Die Klägerin konnte nach der Auffassung des EuG keine Anhaltspunkte dafür anführen, aus denen dem ersten Anschein nach auf die nicht nur hypothetische Gefahr einer künftigen unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung geschlossen werden könne. Rauchen sei zwar gesundheitsschädlich. Die Klägerin habe jedoch nichts vorgetragen, was die Feststellung erlaube, dass in Bezug auf die maßgeblichen Verkehrskreise die ernsthafte Gefahr bestehe, dass die unter der Anmeldemarke verkauften Zigaretten die Anziehungskraft ihrer älteren Marke für Bekleidung schmälern werden.

Es könne nicht unterstellt werden, dass, weil Tabak gesundheitsschädlich ist, die Gefahr besteht, dass eine Marke, die gedanklich mit Tabak in Verbindung gebracht wird, an Anziehungskraft verliert.

 

Praxishinweis

Die Entscheidung belegt, dass Fehler bei der Nachweiserbringung zur Bekanntheit einer Marke streitentscheidend sein können. Jedem Markeninhaber ist daher zu empfehlen, kontinuierlich nach der Markeneintragung Nachweise für die Bekanntheit zu dokumentieren. Hierbei sollte auch bedacht werden, dass ergänzende Fragen zur Methode der Erhebung und Auswertung der in Rede stehenden Daten aufkommen können. Die Fragen lassen sich erfahrungsgemäß auch bei großen Unternehmen, bei denen mehrere Abteilungen (Recht, Marketing, Sales) die erforderlichen Informationen zur Bekanntheit zusammentragen müssen, nicht kurzfristig beantworten.

 

Wenn Sie Fragen zu bestehenden Ansprüchen im Falle einer Markenverletzung haben, steht Ihnen Rechtsanwalt Marschner hierfür gern zur Verfügung.

Markenfälschung: Verkäuferbank muss Kontoinhaber nennen

Auf Verkaufsplattformen im Internet kommt es nicht selten vor, dass anstelle des eigentlichen Markenprodukts Markenfälschungen (sog. Plagiate) verkauft bzw. versteigert werden. Für die Markeninhaber bzw. Lizenznehmer gab es in der Praxis immer wieder Probleme mit der Durchsetzung der Ansprüche auf Grund der Markenverletzung. Dies lag insbesondere daran, dass sich die hinter dem Account des Verkäufers stehende Person nicht ermitteln lies, weil die angegebenen Namen und Anschriften nicht existierten.

Markenrecht Markenfälschung Rechtsanwalt

Rechtsanwalt Jan Marschner

Grundsatz: keine Auskunft wegen Bankengeheimnis

Anders war dies selbstverständlich bei der Bankverbindung, welche schließlich für die Bezahlung des Verkaufspreises erforderlich war. Allerdings beriefen sich die Banken der Plagiats-Verkäufer hier stets auf das Bankengeheimnis und verweigerten die Auskunft. Die Markeninhaber bzw. Lizenznehmer konnten deshalb lediglich versuchen über die Einleitung eines Strafverfahrens den Kontoinhaber zu ermitteln.

BGH: Auskunftsanspruch bei offensichtlicher Produktfälschung

Mit Urteil vom 21. Oktober 2015, AZ. I ZR 51/12, hat der Bundesgerichtshof in seiner sog. „Davidoff Hot Water II“ – Entscheidung geurteilt, dass der Markeninhaber bzw. Lizenznehmer bei Vorliegen einer offensichtlichen Produktfälschung gegenüber der Bank des Verkäufers ein Anspruch auf Auskunft über Namen und Anschrift des Kontoinhabers zusteht. Dem Urteil lag der Sachverhalt zu Grunde, dass ein Verkäufer auf der Internetplattform eBay ein Parfüm unter der Marke „Davidoff Hot Water“ zum Verkauf anbot. Hierbei handelte es sich offensichtlich um eine Produktfälschung. Das vom Verkäufer bei eBay angegebene Konto wurde bei einer Sparkasse geführt. Nachdem der Verkäufer nicht anderweitig ermittelt werden konnte, wurde die Sparkasse nach § 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG auf Auskunft über Namen und Anschrift des Kontoinhabers in Anspruch genommen. Die beklagte Sparkasse war der Auffassung, dass sie aufgrund des Bankgeheimnisses gemäß § 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO zur Verweigerung der Auskunft berechtigt sei. Während das Landgericht Magdeburg der Klage mit Urteil vom 28.9.2011, Az. 7 O 545/11, stattgab, entschied das Oberlandesgericht Naumburg mit Urteil vom 15. 3. 2012, Az. 9 U 208/11, dass den Kreditinstituten ein Auskunftsverweigerungsrecht gegenüber dem Markeninhaber zusteht.

Der Bundesgerichtshof begründete den Auskunftsanspruch ausweislich seiner Pressemitteilung vom 21.10.2015 wie folgt:

„Die Bestimmung des § 19 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 MarkenG ist unionsrechtskonform dahin auszulegen, dass ein Bankinstitut nicht gemäß § 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO die Auskunft über Namen und Anschrift eines Kontoinhabers unter Berufung auf das Bankgeheimnis verweigern darf, wenn das Konto für den Zahlungsverkehr im Zusammenhang mit einer offensichtlichen Markenverletzung genutzt wurde. Das Grundrecht des Kontoinhabers auf Schutz der persönlichen Daten nach Art. 8 EU-Grundrechtecharta und das Recht der Bank auf Berufsfreiheit nach Art. 15 EU-Grundrechtecharta müssen hinter den Grundrechten der Markeninhaberin auf Schutz des geistigen Eigentums und einen wirksamen Rechtsschutz zurücktreten (Art. 17 und 47 EU-Grundrechtecharta).“

Diese Entscheidung wird dazu führen, dass Markeninhaber und Lizenznehmer in der Zukunft ihre Ansprüche auf Grund einer Markenverletzung effektiver durchsetzen können.

Wenn Sie Fragen zu bestehenden Ansprüchen im Falle einer Markenverletzung haben, steht Ihnen Rechtsanwalt Marschner hierfür gern zur Verfügung.